L’OBLIGATORIETAT D’ÚS DE LA MARCA: Com provar que utilitzes la teva marca registrada per no perdre-la

18 November, 2020
–
Propietat Industrial
–
Irene Moneo


Històricament el dret marcari, tot i atorgar l’ús restringit d’una marca al seu titular, sempre ha advocat per la competitivitat en un mercat plural. Per aquesta raó, la teva marca registrada podia i pot ser declarada caducada, si no s’utilitza en un període de 5 anys, excepte en cas de causa justificada.

Anteriorment a l’última reforma en la Llei de Marques, els titulars de marques estaven facultats a oposar-se a l’entrada al registre de terceres marques competidores, sense haver de provar l’ús de la seva. A més, aquest fet no era discutible. En aquest sentit, la caducitat d’una marca registrada per falta d’ús només podia ser reclamada per la via judicial. Així, si l’interessat en discutir si una marca registrada es trobava en desús, es veia en l’obligació d’exercir una acció de caducitat davant el Jutjat Mercantil.

Des de gener de 2019, també a nivell administratiu i per l’oposició a l’registre d’una marca sol·licitada per un tercer, els titulars oponents tenen l’obligació de provar l’ús efectiu de la seva pròpia marca. Sent aquestes oposicions una pràctica habitual durant la tota vida de la marca, s’ha tornat més important que mai, la recopilació de proves continuades d’ús efectiu de la mateixa.

En aquest sentit trobem el cas recent de la marca BIG MAC (de l’empresa McDonald’s). Davant la sol·licitud de registre d’una marca similar competidora, McDonald’s va formular oposició en fase administrativa. Oposició que va derivar en la declaració de caducitat de la pròpia marca BIG MAC, a la base de que la prova aportada no permetia acreditar que aquesta hamburguesa s’havia ofert realment a la venda. Això prova que, encara que l’ús sigui una obvietat, s’ha de provar de forma adequada.

Què és utilitzar una marca? Com ho puc demostrar?

La prova d’ús principal i acceptada per l’administració i els tribunals és la de comercialització dels productes o serveis per als quals està registrada la marca. En concret, la d’un ús real i efectiu en el mercat. Pel que ha de ser de manera externa, de cara a el públic. A més, s’ha de provar que aquest ús de la marca va destinat a ampliar la quota de mercat del seu titular o a mantenir la que ja tingui.

Els requisits per justificar que la comercialització dels productes o serveis s’està realitzant en el sentit de mantenir la quota de mercat o ampliar-la, dependrà dels propis productes o serveis per als quals està registrada la marca. Per exemple, de vegades amb la venda de 3 cotxes de “superluxe” ja es compleix la quota de manteniment de mercat, però amb la venda de 10 samarretes, no.

Tinc alguna alternativa?

Des de MES Advocats no aconsellem als nostres clients el confiar la prova d’ús de la seva marca en altres aspectes que no siguin la comercialització dels productes o serveis per als quals es troba registrada. Qualsevol altre tipus de prova redueix considerablement la capacitat de defensa de l’titular davant una sol·licitud de caducitat de la seva marca (vegeu cas BIG MAC).

No obstant això, l’ús publicitari previ a la comercialització i en conjunt amb un pla estratègic de la venda dels productes o oferiment dels serveis imminents, per exemple, podria ser prova suficient de l’ús efectiu de la marca que identifica aquests productes o serveis. En tot cas, la prova d’ús rau, de nou, en la comercialització dels concrets productes o serveis per als quals aquesta es troba registrada.

A dia d’avui, la jurisprudència segueix esbossant el concepte de “prova suficient de l’ús efectiu d’una marca” i en aquest sentit trobem l’última sentència de l’TJUE de data 22 d’octubre de 2020, per a la prova d’ús de la marca Testarossa, titularitat de Ferrari, i que identifica un dels models de vehicle més mítics de l’empresa, però que va deixar de comercialitzar oficialment l’any 1996.

Ferrari va presentar prova d’ús de la marca en els últims 5 anys, al·legant que, d’una banda, l’havia utilitzat per comercialitzar peces de recanvi, accessoris i serveis de manteniment postvenda per als models de cotxe Testarossa; i per altra banda, perquè la pròpia empresa continuava venent models de segona mà sota l’esmentada marca.

En aquest sentit i d’acord amb el que ja indicat en aquest article, el TJUE va indicar que, per a considerar si els usos duts a terme són apropiats per a mantenir o crear quotes de mercat per als productes protegits, caldrà considerar també la naturalesa dels mateixos , les característiques de mercat, la magnitud i la freqüència d’ús de la marca. El fet que l’ús de la marca no tingui relació amb productes recentment oferts en el mercat, sinó amb productes ja comercialitzats, no exclou l’ús genuí, si el titular utilitza la mateixa marca per a peces de recanvi que formen part d’aquests productes o que tinguin una relació directa i ó directa amb els productes ja comercialitzats. Conseqüentment, l’ús per part de Ferrari de la marca Testarossa per a peces de recanvi que formen part dels vehicles Testarossa ja venuts, pot constituir un ús efectiu, no només per a les identificar les pròpies peces de recanvi, sinó també per distingir els vehicles en si.

Respecte de la revenda dels cotxes Testarossa, el TJUE aclareix que, si la marca s’ha utilitzat de conformitat amb la seva funció essencial de garantir l’origen empresarial dels productes, aquest ús pot qualificar-se com genuí tot i que aquests productes ja van ser comercialitzats prèviament. En base a això, és correcte concloure que existeix també ús genuí quan la marca s’hagi utilitzat per a productes de segona mà, sempre que la marca compleixi la seva funció d’indicació de l’origen empresarial. És a dir, que el producte provingui de l’titular de la mateixa, no d’un tercer.
No obstant això, l’acceptació d’aquest tipus de proves, tal com remarquen les Directrius de l’EUIPO i el TJUE s’han d’interpretar de manera restrictiva, ha de limitar-se únicament en casos molt excepcionals.

###


Big MacC-720/18MarcaSentènciaTestarosaTJUE

---