Puc protegir un eslògan com a marca?

17 October, 2022
–
Propietat Intel·lectual
–
Roger Quero


El passat 1 de setembre, la primera Sala de Recurs de l´Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) va dictar una Decisió (cas R 664/2022-1 “Take Five”), que ha aportat nous elements de debat a si un eslògan pot ser protegit com a marca. Però abans d´analitzar el cas i conèixer quin és el criteri de la EUIPO respecte a aquesta qüestió, introduïm unes notes preliminars.

Atenint-nos a la definició del Diccionari de la Reial Acadèmia, un eslògan és una “fórmula breu i original, utilitzada per a publicitat, propaganda política, etc.”. En particular, un eslògan és un missatge generalment de caràcter elogiós o informatiu, que s´utilitza  en publicitat amb intenció que resulti impactant i fàcil de recordar pel consumidor, habitualment per a presentar productes, serveis o empreses. Donat el seu caràcter de missatge publicitari, ens qüestionem si un eslògan pot considerar-se una marca.

Pel seu compte, i seguint una més que reiterada i establerta jurisprudència, la marca és un signe distintiu, denominatiu, gràfic, mixt o tridimensional, que té per funció identificar l’origen empresarial d’un producte o servei enfront d’altres productes o serveis competidors en el mercat.

Tornant de nou al cas que ens ocupa, la companyia nord-americana Studio Beverage Group, Inc. va sol·licitar el registre de la marca denominativa “TAKE FIVE” a la Unió Europea per a identificar begudes d’aigua mineral, aromatitzada, carbonatada i begudes no alcohòliques en la classe 32. Aquesta sol·licitud de registre va ser denegada per l’examinador, per considerar que la combinació dels termes anglesos “take” i “five” seria percebuda pel públic com un “eslògan promocional elogiós, la funció del qual és la d’incitar al consumidor a comprar cinc unitats de la beguda en qüestió. Així, com aquest signe no permetria al públic objectiu identificar l’origen empresarial de les begudes ni originar en el consumidor un vincle entre aquest producte i el seu fabricant, no pot registrar-se com a marca.

Studio Beverage va recórrer la resolució, al·legant que “TAKE FIVE” tenia caràcter distintiu en relació amb les begudes designades, puix que es tractaria d’un joc de paraules que significa “prendre un descans de 5 minuts”, àmpliament entès en mercats anglòfons, i que desencadena un procés cognitiu rellevant en la ment del consumidor referent al concepte del relax. Sent per tant un terme inusual, el recurrent va defensar la seva idoneïtat per a designar begudes en el mercat.

La Sala de Recurs de la EUIPO va acceptar la tesi de l’examinador i va desestimar el recurs, adduint que aquest terme mancava de signe distintiu, perquè mentre una marca ha de permetre al consumidor distingir les begudes designades enfront de productes de la competència, sense prestar especial atenció ni realitzar un examen analític o comparatiu, la denominació “TAKE FIVE” no ho permetria. La Sala no nega que un eslògan, una indicació de qualitat o una incitació expressa pugui tenir caràcter distintiu; no obstant això, la seva idoneïtat marcaria ha de sustentar-se en què el públic pugui memoritzar fàcilment tal combinació de paraules per a identificar un bé o un servei, així com la seva procedència empresarial. Això resulta més complex per a aquesta mena de signes, perquè en opinió de la EUIPO, si l’eslògan es limita a donar una informació purament abstracta i purament emocional al consumidor, aquest no es prendrà el temps per a percebre’l mentalment com a marca.

Entrant en anàlisi en relació amb el terme “TAKE FIVE”, la Sala subratlla que el seu caràcter distintiu ha d’avaluar-se en relació amb el públic anglòfon de la Unió Europea, qui a més mostra un nivell d’atenció baix en tractar-se d’una indicació promocional. Segueix a afirmar que el citat terme manca d’originalitat, perquè no mostra cap tret insòlit o que cridi l’atenció; i que transmet un missatge clar i sense esforç d’interpretació: que el consumidor no ha de comprar una unitat de producte, sinó cinc.

En aquesta línia, segons la Sala, l’expressió suggereix una invitació a adquirir una beguda en una quantitat de cinc, o una varietat de cinc tipus de beguda o aromes que pot adquirir en un pack de cinc. En definitiva, “TAKE FIVE” és un missatge publicitari, que transmet informació factual, una crida a comprar begudes per part de clients potencials, però que no obstant això no és idoni per a indicar l’origen empresarial dels béns designats.

D’altra banda, la Sala presumeix la falta de caràcter distintiu d’un eslògan si la corresponent combinació de paraules, considerada per si sola o en relació amb les indicacions descriptives del producte, es limita a expressar declaracions elogioses i/o publicitàries de caràcter general. Si el contingut de l’eslògan es limita a indicar al consumidor característiques dels productes o serveis relatives al seu valor de mercat, i no és percebuda pel consumidor mitjà com una indicació del seu origen empresarial, aquesta combinació de paraules no tindrà el caràcter distintiu suficient per a ser protegit com a marca.

Considerada la Decisió sobre “TAKE FIVE”, tornem a la qüestió de si un eslògan, a manera de missatge elogiós, informatiu, sobre un producte o servei, pot protegir-se marca. La veritat és que les oficines i tribunals espanyols han tendit a mostrar criteris menys restrictius que la EUIPO i, així mateix, l’oficina europea ha reconegut el registre marcari sota el compliment d’unes certes directrius.

La dificultat en registrar un eslògan consisteix en el fet que el públic no té la mateixa percepció per a aquests signes que per a altres tipus de marques, perquè el consumidor mitjà no està acostumat a fer suposicions sobre l’origen empresarial dels productes o serveis en el mercat a partir de missatges promocionals o publicitaris, i a més el seu nivell d’atenció tendeix a ser baix en aquesta mena de missatge.

D’acord amb les directrius de la EUIPO, per a què un eslògan pugui ser registrat com a marca, pot tenir-se en compte, que es produeixin, entre d’altres que es puguin acreditar, alguns dels factors següents: a) que l’expressió tingui diversos significats; b) que constitueixi un joc de paraules; c) que introdueixi elements d’intriga conceptual o sorpresa, de tal manera que pugui ser percebut com a imaginatiu, sorprenent o inesperat per al públic; d) que tingui alguna originalitat o ressonància particular; e) que desencadeni en la ment del públic un procés cognitiu o requereixi un esforç interpretatiu; i/o f) que mostri estructures sintàctiques inusuals i/o recursos lingüístics i estilístics com a al·literacions, metàfores o rimes.

És necessari tenir en compte aquests factors, tant per a registrar marques a la Unió Europea com davant les oficines nacionals. En un primer lloc, i donades les complexitats de registre, és necessari valorar si el signe que es pretén registrar és efectivament un missatge elogiós, que cap en la definició d’eslògan, o si en realitat podem allunyar-nos d’aquesta interpretació, i justificar que el terme no pretén llançar un missatge, sinó identificar un producte o servei en el mercat.

En un segon lloc, i prenent els criteris de la EUIPO, si el terme és pretesament un eslògan, és necessari analitzar legalment cas per cas per a provar que aquest procés cognitiu desencadenat en el consumidor existeix. En aquest treball d’anàlisi i assessorament, we the lawyers, just do it.

###


Marca

---